Licentie­overeenkomst

In een goede Licentieovereenkomst zijn er een aantal afspraken die er sowieso in moeten staan. Deze afspraken zijn:

• De productie en de verkoop
• Inbreuk? Wat zijn de gevolgen?
• Vergoeding voor de licentie

Wat is een licentie­overeenkomst?

Een licentieovereenkomst is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij (de licentiegever) de andere partij (de licentienemer) specifieke gebruiksrechten of licentie verleent.

Meestal gaat het om het verlenen van gebruiksrecht voor specifieke intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken, octrooien, domeinnamen of auteursrechtelijk beschermde werken (zoals software).

In de licentieovereenkomst kunnen beide partijen hun rechten en plichten schriftelijk vastleggen. Aangezien de overeenkomst intellectuele eigendomsrechten behelst die van toepassing zijn op het eigen rechtssysteem, moeten er sowieso veel onderwerpen in de licentieovereenkomst worden vastgelegd.

Dit zijn die onderwerpen:

Partijen bij een licentie­overeenkomst

Clustering komt steeds vaker voor bij ondernemingen. Daarom is het belangrijk dat in het contract duidelijk vermeld staat wie de partijen zijn. Heeft een partij dochterondernemingen? Dan moet in het contract staan ​​of de licentieovereenkomst ook hier van toepassing is.

Rechten bij de licentie­overeenkomst

Wat mag de licentienemer precies produceren, verkopen, toepassen enz.? Alle partijen kunnen goed opletten op de overeenkomst indien de rechten op rij zijn gezet.

Om onenigheid te voorkomen, dient u de rechten die onder de licentieovereenkomst vallen zo duidelijk mogelijk op papier te vermelden.

Inbreuk van rechten bij een licentie­overeenkomst

Na het bereiken van de licentieovereenkomst, hebben de twee partijen beschreven hoe te handelen in het geval van een inbreuk door een derde partij.

Er kunnen geen dwangmaatregelen getroffen worden door de vergunninghouder in het beginsel van het recht tegen de inbreukmaker.

Echter kan de licentiegever wel recht hebben op een schadevergoeding of deel van de winst.

Toepassing en gebied bij een licentie­overeenkomst

Regelgeving over toepassingen en toepassingsgebieden is belangrijk. Dit beperkt de toestemming van de licentienemer tot bijvoorbeeld:

• Toepassingen
• Geografische gebieden
• Onderdelen van technologie
• Een sector in de markt.

Exclusieve of niet-exclusieve licentie­overeenkomst

• Niet-exclusief: verschillende licentienemers hebben licentierechten. De licentiegever kan licenties verlenen of het exploiteren van zijn uitvinding zelf doen.

• Exclusief: De licentiegever exploiteert zijn uitvinding niet. één partij houdt het alleenrecht op een bepaald segment binnen een markt.

Looptijd van de licentie­overeenkomst

De twee partijen bereikten gezamenlijk een akkoord over de duur van de licentieovereenkomst. De looptijd kan de volledige 20 jaar van het octrooi zijn, maar kan ook korter zijn.

Vergoedingen bij een licentie­overeenkomst

Een van de belangrijkste clausules binnen een licentieovereenkomst is de vergoeding clausule. In ruil voor de licentie rekent de licentiegever een vergoeding. Het kan verschillende elementen bevatten:

• Royalty's: een vooraf bepaald percentage van de omzet / winst of de hoeveelheid van elk verkocht / geproduceerd product. De partijen kunnen een minimale jaarlijkse vergoeding overeenkomen om te voorkomen dat de licentienemer "de technologie in de wacht zet".
• Eenmalige betaling (of "vooruitbetaling"): een vast bedrag betaald door de licentiehouder voor de licentieovereenkomst op regelmatige of eenmalige basis.
• Mijlpaal betaling: een vast bedrag per periode betaald door de licentienemer in een gepland evenement. Bijvoorbeeld wanneer een bepaald punt wordt bereikt in het proces van innovatie naar eindproduct.
  Dit geeft de vergunninghouder meer zekerheid bij de vergoeding van de licentievergoeding. Bovendien beschermt deze structuur het tegen (later bewezen) waardeloze patenten.

Daarnaast is het verstandig dat beide partijen tot overeenstemming komen over:

• De gebruikte valuta
• In welk land de afrekening plaatsvind
• Belastingtechnische afspraken over betalingen

Octrooien bij een licentie­overeenkomst

Voor de instandhouding van octrooien en de verlening daarvan moeten partijen bepalen wie verantwoordelijk is. Doorgaans ligt de verantwoordelijkheid bij de licentiegever.

Verder moeten partners registreren wie zal moeten betalen voor eventuele juridische procedures in geval van namaak.

Ten slotte is er meestal een vereiste dat de partijen elkaar moeten waarschuwen wanneer ze een vervalsing ontdekken. De licentiegever dient in principe maatregelen te nemen om vervalsers te bestrijden.

Een licentie hoeft niet verplicht in het octrooiregister der Nederlanden te worden opgenomen. Dit is echter wenselijk zodat derden hiermee rekening kunnen houden ("derde-partijeffect").

Meestal wordt een kort contract gebruikt voor de inschrijving, hierdoor is er vaak geen idee over de inhoud. Zelfs als de licentie wordt overgedragen aan een derde partij (sublicentie), moet deze worden geregistreerd in het octrooiregister. De mate waarin de rechten van de eerste licentienemer exclusieve rechten zijn geeft hier inzicht in.

Beëindiging van licentie­overeenkomsten

De duur van de licentieovereenkomst is doorgaans gelijk aan de duur van het octrooi. Het is echter belangrijk dat beide partijen ervoor zorgen dat de looptijd van de overeenkomst de looptijd van het octrooi niet overschrijdt.

Gehoopt wordt dat de licentienemer ervoor kan kiezen om het contract aan het einde van het contract te verlengen met een kortere contractperiode. Ook is de "antikoelingsclausule" mogelijk. De beëindiging van overeenkomst wordt uitgesteld als het contract wordt verlengd.

Vervolgens moet de licentienemer het product binnen de afgesproken termijn bedienen. Voldoet hij niet aan deze eis, dan kan de licentiegever de licentie intrekken. Ook kan worden afgesproken dat als een van de partijen de gemaakte afspraak niet nakomt, de licentie wordt beëindigd.

Aansprakelijkheid en garanties bij een licentie­overeenkomst

De licentienemer wil doorgaans garanties krijgen van de licentiegever:

• Licentiegever is bevoegd licentie te verlenen
• De licentie verleend door de licentiegever is niet in strijd met andere contractuele verplichtingen van de licentiegever
• De licentiegever heeft de andere partij geen exclusieve licentie verleend
• De licentienemer zal bij het uitoefenen van zijn rechten geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en zal optreden tegen elke inbreukmaker.
• Licentiegevers willen meestal garanties krijgen van licentienemers:
• Licentienemer is bevoegd een overeenkomst te ondertekenen * De licentienemer zal zijn gelicentieerde producten binnen een bepaalde periode op de markt brengen ("antikoelmiddelclausule")
• De vergunninghouder is verplicht te streven naar een zo hoog mogelijke marktomzet.

Geschillen bij een licentie­overeenkomst

Deze regeling regelt de volgende zaken:

• Kies een rechtbank: welke rechtbank heeft het recht om van meningsverschillen kennis te nemen.
• Rechtskeuze: welk (nationaal) recht is van toepassing op deze overeenkomst. Als beide partijen een vestiging in Nederland hebben, is dit doorgaans Nederlands recht. Als beide partijen domicilie hebben in verschillende landen, zal de situatie anders zijn. Daarnaast kunnen partijen ook tot overeenstemming komen over mediation.

Hulp inschakelen voor de licentie­overeenkomst

Mocht u nou hulp nodig hebben bij het opstellen, ondertekenen of beëindigen van een licentieovereenkomst, schakel dan de hulp in van een juridische expert.

Onze juridische experts weten alles over licentieovereenkomsten en kunnen u ten allen tijden bijstaan in wat voor situatie dan ook.